Merk kan gebruikelijke benaming worden door niet consequent gebruik als merk en uitblijven van handhaving

Als u een merkregistratie hebt, dan betekent dit dat u onder andere kunt optreden tegen het gebruik van datzelfde merk door anderen indien er sprake is van gebruik voor overeenstemmende diensten of producten. Wordt er een vergelijkbaar (maar niet exact hetzelfde) merk gebruikt, dan kan het gebruik worden verboden als er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Een merk moet echter wel aan een aantal criteria voldoen om niet in een procedure tegen een vervallenverklaring aan te lopen. Eén van deze criteria is dat het merk niet inmiddels tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden door toedoen of nalaten van de merkhouder.

In een uitspraak van de voorzieningenrichter Den Haag (09-09-2014) werd het bovengenoemde criterium door Binckbank in stelling gebracht tegen BNP Paribas, die de houder is van het merk ‘Turbo’ voor beleggingsproducten. Binckbank had daarmee succes want de voorzieningenrechter wees de vordering van BNP op grond van merkinbreuk af omdat vooralsnog geconcludeerd kan worden dat het merk 'Turbo' een gebruikelijke benaming (ofwel: een soortnaam) is geworden. In een bodemprocedure zal overigens nog wel moeten blijken of het merk ook daadwerkelijk vervallen zal worden verklaard.

Volgens de voorzieningenrechter spelen de volgende aspecten een rol bij de beoordeling van het merkrecht van BNP Paribas:

• De eindgebruikers van Turbo-producten zijn actieve beleggers, wiens perceptie grotendeels wordt bepaald door de wijze waarop de bij beleggingen betrokken partijen en derden (o.a. banken, instellinge, media) de aanduiding ‘turbo’ gebruiken;
• De naam ‘turbo’ wordt veel gebruikt ter aanduiding van een bepaald type beleggingsproduct;
• het merk 'Turbo' werd/wordt door BNP en diens voorgangers niet eenduidig als merk gebruikt. Zo wordt er niet aangegeven dat Turbo een geregistreerd merk is. Gebruik van een hoofdletter voor een merk is niet voldoende.
• De naam ‘turbo’ wordt ook door bijvoorbeeld certificeringsinstituten, de media en de toezichthouder als een soortnaam gebruikt.
• Omdat er geen generieke namen beschikbaar waren voor het soort belegginsproducten waar de naam 'Turbo' naar verwijst, zijn extra handhavingsinspanningen van de merkhouder van extra belang.
• BNP heeft anderen die de naam ‘turbo’ gebruikten, niet consequent aangesproken en derhalve niet voldoende handhavingsinspanningen verricht.

Zoals al aangegeven is het merk met deze uitspraak nog niet vervallen verklaard en zal een en ander nog moeten blijken in een bodem procedure. Wel blijkt uit deze zaak dat degene die een nieuw product in de markt introduceert er voor moet waken dat zijn of haar merknaam (ook al is dit geregistreerd als merk) niet verwordt tot soortnaam, dat de merknaam consequent als merk wordt gebruikt en ook in een zekere mate consequent wordt gehandhaafd. Gebeurt dit niet, dan kan in een procedure het merk mogelijk vervallen worden verklaard.

Heeft u meer vragen over uw merk of over een merkregistratie, neem dan contact met ons op via info@lawton.nl of 088 9 10 11 12. U kunt voor meer informatie ook terecht bij het aan Lawton gelieerde merkenbureau, Lawton Brands.

Lees hier de uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2014:11184, 09-09-2014)

Auteur: B.P. Priem

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.

Meer informatie over merkregistraties en merkrecht vindt u ook hier